２，３－ジクロロ－１，１，１－トリフルオロプロパン、２－クロロ－１，１，１－トリフルオロプロペン、２－クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロプロパンまたは２，３，３，３－テトラフルオロプロペンを含む組成物 審決取消請求事件

事案の内容

【手続の経緯】
平成２１年　５月　７日　原出願（特願２０１１－５０８６５６号）（優先日：平成２０年５月７日・米国）
平成３０年　５月２８日　分割出願（特願２０１８－１０１５７１号）（本件出願）
令和　元年　９月１３日　設定登録
令和　２年　９月１８日　無効審判請求（無効２０２０－８０００８２号）
令和　３年１０月１３日　審決予告
令和　４年　１月１７日　特許請求の範囲を訂正する訂正請求（本件訂正）
令和　４年　８月１６日　訂正を認めず無効審決（本件審決）
令和　４年　８月２６日　審決謄本送達
令和　４年１２月１５日　審決取消訴訟提起
 
【特許請求の範囲】
　本件訂正後の請求項１の記載は、以下の通りである（下線は訂正箇所を示している）。なお、以下の説明では、本件訂正前の請求項１に係る発明のことを「本件発明１」と呼び、本件訂正後の請求項１に係る発明のことを「本件訂正発明１」と呼ぶ。
【請求項１】（本件訂正発明１）
　ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂと、を含む組成物（ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物を除く）。
 
【審決の概要】
　「除くクレーム」に数値範囲の限定を伴う訂正が新規事項を追加しないものであるというためには、「除く」対象が存在すること、すなわち、本件発明１において、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物」が含まれているといえるか、または、「除く」対象が存在しないとしても、本件訂正発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が含まれることが明示されることになるから、本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が含まれているといえる必要がある。しかしながら、本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物」が含まれているということはできないし、本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が含まれているということもできないから、本件訂正は新規事項の追加に該当し、特許法１３４上の２第９項において準用する同法１２６条５項の規定に違反する。したがって、本件訂正は認められない。
 
【裁判所の判断】（筆者注記：以下の下線は重要箇所を示している）
第５ 当裁判所の判断
３ 本件訂正の適否
(1) 本件訂正は、本件特許の特許請求の範囲の請求項１の「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂと、を含む組成物。」を「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂと、を含む組成物（ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物を除く）。」に訂正するというものであり、本件訂正により、請求項１の記載を引用する請求項２から７までについても訂正をするものである。
(2) 本件訂正は、本件特許に係る特許無効審判の被請求人である原告が、甲４発明による新規性・進歩性欠如の無効理由がある旨の審決の予告（甲５０。特許法１６４条の２第１項）を受けて請求したものである（甲５２。同法１３４条の２第１項本文）。
(3) 特許請求の範囲等の訂正は、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」においてしなければならないところ（特許法１３４条の２第９項、１２６条５項）、これは、出願当初から発明の開示が十分に行われるようにして、迅速な権利付与を担保するとともに、出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにしたものと解され、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項（以下、単に「当初技術的事項」という。）を意味すると解するのが相当であり、訂正が、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正は、「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。
(4) 本件についてみると、次のとおり、本件訂正は、「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」されたものと認められる。
ア(ｱ) 本件発明１に係る特許請求の範囲の記載は、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂと、を含む組成物。」というものであって、その文言上、ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂを含むことは明らかであり、文言上、これらの化合物を含む限り、それ以外のいかなる物質を含む組成物も当該特許請求の範囲に含まれ得るものと解される。
(ｲ) 本件明細書等には、「出願人は、１２３４ｙｆ等の新たな低地球温暖化係数の化合物を調製する際に、特定の追加の化合物が少量で存在することを見出した。」（【０００３】）、「本発明によれば、ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＯ－１２３４ｚｅ、ＨＦＯ－１２４３ｚｆ、ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ、ＨＣＦＣ－２４４ｄｂ、ＨＦＣ－２４５ｃｂ、ＨＦＣ－２４５ｆａ、ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ、ＨＣＦＯ－１２３３ｚｄ、ＨＣＦＣ－２５３ｆｂ、ＨＣＦＣ－２３４ａｂ、ＨＣＦＣ－２４３ｆａ、エチレン、ＨＦＣ－２３、ＣＦＣ－１３、ＨＦＣ－１４３ａ、ＨＦＣ－１５２ａ、ＨＦＯ－１２４３ｚｆ、ＨＦＣ－２３６ｆａ、ＨＣＯ－１１３０、ＨＣＯ－１１３０ａ、ＨＦＯ－１３３６、ＨＣＦＣ－１３３ａ、ＨＣＦＣ－２５４ｆｂ、ＨＣＦＣ－１１３１、ＨＦＣ－１１４１、ＨＣＦＯ－１２４２ｚｆ、ＨＣＦＯ－１２２３ｘｄ、ＨＣＦＣ－２３３ａｂ、ＨＣＦＣ－２２６ｂａおよびＨＦＣ－２２７ｃａからなる群から選択される少なくとも１つの追加の化合物とを含む組成物が提供される。組成物は、少なくとも１つの追加の化合物の約１重量パーセント未満を含有する。」（【０００４】）、「一実施形態において、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを含む組成物中の追加の化合物の合計量は、ゼロ重量パーセントを超え、１重量パーセント未満までの範囲である。」（【００１２】）との記載があり、これらの記載からすると、本件明細書等には、①ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する際に特定の追加の化合物が少量存在すること及び②ＨＦＯ－１２３４ｙｆを含む組成物中の追加の化合物の合計量がゼロ重量パーセントを超え、１重量パーセント未満までの範囲であることが記載されているといえる。
　また、本件明細書等の【００１３】、【００１６】、【００１９】、【００２２】、【００３０】、【図１】の記載を総合すると、本件明細書等には、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する過程において生じる副生成物や、ＨＦＯ－１２３４ｙｆ又はその原料（ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ、ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ、ＨＣＦＣ－２４４ｂｂ）に含まれる不純物が、追加の化合物に該当することが記載されているといえる。
イ 前記アの各記載を踏まえると、本件における当初技術的事項の内容は、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製するに当たり、副生成物や、ＨＦＯ－１２３４ｙｆ又はその原料（ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ、ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ、ＨＣＦＣ－２４４ｂｂ）に含まれる不純物が追加の化合物として少量存在し得ること、及び、本件発明１については、追加の化合物として、少なくとも、ＨＦＣ－２５４ｅｂとＨＦＣ－２４５ｃｂが含まれることであると認められる。
　他方、本件明細書等には、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する過程において、ＨＦＣ－２５４ｅｂ及びＨＦＣ－２４５ｃｂ並びにその余の化合物が含まれる組成物についての記載はあるものの（【表６】表５、【表７】表６）、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂに係る記載はなく、また、本件明細書等の記載から、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する過程においてＨＣＦＣ－２２５ｃｂが副生成物として生じたり、ＨＦＯ－１２３４ｙｆ又はその原料にＨＣＦＣ－２２５ｃｂが不純物として含まれたりするなどして、組成物にＨＣＦＣ－２２５ｃｂが含まれることが当業者にとって自明であると認めることはできないから、当業者は、本件明細書等のすべての記載を総合することによっても、本件発明１にＨＣＦＣ－２２５ｃｂが含まれるとの技術的事項を導くことはできない。
ウ そして、本件訂正発明１は「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂと、を含む組成物（ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物を除く）。」というものであって、本件訂正によって、本件発明１から、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物が除外されたものであるが、前記イに照らせば、本件訂正により、本件明細書等に記載された本件発明１に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているとはいえないから、本件訂正は、本件明細書等に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものではない。
エ 本件審決は、いわゆる「除くクレーム」に数値範囲の限定を伴う訂正が新規事項を追加しないものであるというためには、「除く」対象が存在すること、すなわち、本件発明１において、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物」が含まれているといえるか、または、「除く」対象が存在しないとしても、本件訂正発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が含まれることが明示されることになるから、本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が含まれているといえる必要があると解した上、本件では、本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物」が含まれているということはできないし、本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が含まれているということもできないから、本件訂正は新たな技術的事項を導入するものであると判断した。
　そこで検討するに、前記イの通り、本件明細書等にはＨＣＦＣ－２２５ｃｂに係る記載は全くないものの、前記ア(ｱ)のとおり、本件発明１に係る特許請求の範囲の記載は、その文言上、ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂを含む限り、それ以外のいかなる物質をも含み得る組成物を意味するものと解されるものである。そして、本件訂正により、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物を除く」と特定されたことをもって、本件訂正発明１には、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物が含まれないことが明示されたということはできるものの、本件訂正発明１が、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物であることが明示されたということはできない。
オ したがって、本件訂正は、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものというべきである。
(5) 被告は、本件訂正は、甲４発明と同一である部分を除外する訂正とはいえず、除くクレームによって「特許出願に係る発明のうち先願発明と同一である部分を除外する訂正」になっていないから認められないと主張する。
　しかしながら、特許法１３４条の２第１項に基づき特許請求の範囲を訂正するときは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内でしなければならず、実質上、特許請求の範囲を拡張し、変更するものであってはならないとされている（同条９項、同法１２６条５項及び６項）が、それ以上に先願発明と同一である部分のみを除外することや、当該特許出願前に公知であった先行技術と同一である部分のみを除外することは要件とされていない。そして、訂正が、「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」行われた場合、すなわち、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正によって第三者に不測の損害をおよぼすとは考え難いから、同項に規定する訂正要件の解釈として、被告が主張するような要件を加重することは相当ではないというべきである。
　また、被告は、除くクレームの形式で自由に訂正発明の内容を規定することは許されない旨主張しているところ、本件訂正は、前記(2)のとおり、甲４による新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由がある旨の審決の予告を受けてされた訂正であるが、前記２のとおり、甲４には、甲４発明が記載されているのみならず、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを含むハロカーボン混合物から、・・ヒドロフルオロカーボンを直接的に調製する有利な方法に関する。・・この方法は相当量の該ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを他の化合物へ転化することなく行われる。」（【００１２】）、「本発明による好ましい混合物とは、化合物ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを含む混合物である。他の好ましい態様において、混合物は本質的に約１～約９９重量パーセントのＨＣＦＣ－２２５ｃｂ・・とから成る」（【００１５】）との記載があり、同各記載を踏まえると、本件訂正は、甲４に記載された発明と実質的に同一であると評価される蓋然性がある部分を除外しようとするものといえるから、本件訂正は先行技術である甲４に記載された発明とは無関係に、自由に訂正発明の内容を規定するものとはいえない。
(6) そして、本件審決は、本件訂正が新たな技術的事項を導入するものであることを理由に訂正を認めず、本件発明に係る本件特許を無効としたものであるが、本件訂正が新たな技術的事項を導入するものであるとはいえないことは前記したとおりである。そうすると、本件審決は同法１３４条の２第９項において準用する同法１２６条５項の訂正要件の解釈を誤ったものとして、取消しを免れない。
第６ 結論
　以上のとおり、原告の請求は理由があるからこれを認容することとして、主文のとおり判決する。
 
【所感】
　特許・実用新案審査基準　第ＩＶ部　第２章「新規事項を追加する補正」には、除くクレームとする補正に関して、「（ｉ）請求項に係る発明が引用発明と重なるために新規性等（第２９条第１項第３号、第２９条の２又は第３９条）が否定されるおそれがある場合に、その重なりのみを除く補正」または「（ｉｉ）請求項に係る発明が、「ヒト」を包含しているために、第２９条第１項柱書の要件を満たさない、又は第３２条に規定する不特許事由に該当する場合において、「ヒト」のみを除く補正」である場合には、新たな技術的事項を導入するものではないので許される、と記載されている。
　審査基準では、文言上クレームに含まれる事項であるものの明細書等に全く記載がない事項をクレームから除く訂正（補正）が許されるのか否かが明確ではないが、審判では、上記訂正は許されないと判断された。一方で、裁判所では、上記訂正は許されると判断された。上記訂正は新たな技術的事項を導入するものではなく、第三者に不測の不利益を与えることはないと考えられるので、裁判所の判断を支持したい。