積層フィルム事件

事案の内容式（１）および（２）

【ポイント】
（ｉ）特許法２９条の２における「発明」と「同一であるとき」の判断に当たっては，後願に係る発明が，先願の願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された発明とは異なる新しい技術に係るものであるかという見地から判断されるべきである。
（ｉｉ）明細書は，当該発明に関する全ての技術を網羅してこれを説明しているものではなく，出願当時の当業者の技術常識を前提とした上で作成されるのが通常であるから，上記の「同一であるとき」の判断に当たって，当業者の有する技術常識を証拠により認定し，これを参酌することができる。
（ｉｉｉ）特許法２９条の２が規定する先願による後願排除の要件を判断するに当たって，特許法１７条の２第３項が規定する補正が許される要件と同じ解釈をとるべき理由は乏しい。
【経緯】
２０１０年　３月　３日 ：引用文献の基礎出願（特願２０１０－４６６３０）
２０１１年　２月１６日 ：本願出願：
２０１１年　３月　３日 ：引用文献の出願（特願２０１１－４５８９８）
２０１１年１０月１３日 ：引用文献公開（特開２０１１－２０１３０４）
２０１５年　７月　３日 ：本願登録：（特許第５７７１０２１号）
２０１６年　２月２２日 ：異議申し立て：（異議２０１６－７００１５０）
２０１７年　２月２７日 ：訂正請求：（請求項１を請求項１（アクリル樹脂）と請求項７（ポリカーボネート樹脂）に分ける、数値限定追加）
２０１７年　７月１２日 ：異議決定：（請求項１－６を維持、請求項７を取消）
本願
【請求項７】
　植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料の層（Ａ）の少なくとも一方の面に，熱可塑性樹脂材料の層（Ｂ）および印刷層を積層されてなる多層フィルムであって，
　植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂が下記式（１）で表されるジオール残基を含んでなり，全ジオール残基中式（１）で表されるジオール残基が１５～１００モル％を占め，
　樹脂０．７g を塩化メチレン１００ml に溶解した溶液の２０℃における比粘度が０．１４～０．５０のポリカーボネート（ア）であり，
　熱可塑性樹脂材料が粘度平均分子量で表して１３，０００～４０，０００のポリカーボネート樹脂（イ）であり，
　印刷層のバインダー樹脂がポリウレタン系樹脂，ビニル系樹脂，ポリアミド系樹脂，ポリエステル系樹脂，アクリル系樹脂，ポリビニルアセタール系樹脂，ポリエステルウレタン系樹脂，セルロースエステル系樹脂，アルキド系樹脂または熱可塑性エラストマー系樹脂であり，印刷層は片面に積層されており，印刷層の厚みが０．０１～１００μm（ウ）である多層フィルム。
※式（１）は添付ファイルを参照
 
甲１（特願２０１０－０４６６３０号公報）に記載された発明（甲１発明）
　ジヒドロキシ化合物に由来する構造単位を含む脂肪族ポリカーボネート樹脂の層（Ａ層）の少なくとも一方の面に，芳香族ポリカーボネート樹脂の層（Ｂ層）と，印刷層とを積層してなる積層体であって，
　前記脂肪族ポリカーボネート樹脂のジヒドロキシ化合物の主成分は，一般式（２）で表され，生物起源物質に由来するエーテルジオールであり，このジヒドロキシ化合物に由来する構造単位の含有割合として，好ましくは３５モル％以上，９０モル％以下であり，
※式（２）は添付ファイルを参照
 
　前記芳香族ポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量は，力学特性と成形加工性のバランスから，通常，８，０００以上，３０，０００以下，好ましくは１０，０００以上，２５，０００以下の範囲（イ）であり，
　前記印刷層に用いられる印刷用インクは，アクリル系樹脂（ウ）やウレタン系樹脂（ウ）を含
んでいる，積層体からなるフィルム。
 
【争点】
　特許法２９条の２違反の有無である。
【裁判所の判断】
１ 取消事由１について
(1) 特許法２９条の２における同一発明の判断方法について
ア 特許法２９条の２が設けられた趣旨については，次のとおりであると認められる。
(ｱ) 先願の明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された発明は，出願公開等により一般にその内容が公表されるところ，先願が出願公開等をされる前に出願された後願につき，更に出願公開等をしても，先願と同一の発明であれば，新しい技術を公開することにはならない。
(ｲ) 特許制度は，新しい技術の公表の代償として当該技術を発明として保護しようとするものであるから，先願と同一の発明を後願として出願しても，新しい技術を公表することにならないことから，特許を得ることができないとしたものである。
イ そうすると，特許法２９条の２における「発明」と「同一であるとき」の判断に当たっては，後願に係る発明が，先願の願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された発明とは異なる新しい技術に係るものであるかという見地から判断されるべきである。そして，明細書は，当該発明に関する全ての技術を網羅してこれを説明しているものではなく，出願当時の当業者の技術常識を前提とした上で作成されるのが通常であるから，上記の「同一であるとき」の判断に当たって，当業者の有する技術常識を証拠により認定し，これを参酌することができるというべきである。
ウ 原告は，特許法２９条の２は，後願の審査の便宜のために設けられた旨主張するとともに，ソルダーレジスト大合議判決（甲２５）を挙げて，同判決における「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」の文言解釈は，特許法１７条の２第３項における当該文言の一般的な解釈を判断したものであって，特許法２９条の２の「明細書，特許請求の範囲」「又は図面」「と同一であるとき」の解釈において，後願発明の発明特定事項が先願の願書に最初に添付された明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内といえるのは，当該発明特定事項が先願の願書に最初に添付された明細書等の記載から自明な事項である場合と解すべきである旨主張する。
　確かに，特許法２９条の２が設けられたことについては，原告が主張するような後願の審査の便宜も，その趣旨の一つであるということができるが，同条が設けられた趣旨はそれに限らないものであって，前記アで判示したような趣旨があり，そのことから同条を解釈すると，同条が規定する「同一であるとき」は，前記イのとおり解釈することができる。そして，その結果，同条が規定する「同一であるとき」の範囲と特許法１７条の２第３項が規定する補正が許される範囲とが異なることとなったとしても，それぞれの規定の趣旨に従って解釈した結果であって，それにより不都合な点が生ずるとも認められない。
　そうすると，特許法２９条の２が規定する先願による後願排除の要件を判断するに当たって，特許法１７条の２第３項が規定する補正が許される要件と同じ解釈をとるべき理由は乏しい。
　したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
(2) 本件決定における特許法２９条の２の同一発明に関する判断方法について
　原告は，特許法２９条の２における発明の同一性につき，先願の願書に最初に添付された明細書等に記載されていないものが新たな効果を奏するかによって判断するべきではないと主張する。
　しかし，先願発明と後願発明の間に形式的な差異があっても，その差が単なる表現上のものであったり，設計上の微差であるなど，後願の発明が先願の発明とは異なる新しい技術に係るものということができない場合には，特許法２９条の２の「同一であるとき」の要件を充足すると認められるのであって，その判断に当たっては，発明の効果も考慮することができるものと考えられる。
　そして，特許法２９条の２についてこのように判断するからといって，その判断は，特許法２９条の２の「同一であるとき」の要件について判断しているものであって，実質的に進歩性（特許法２９条２項）の判断をしているとは評価できない。（判決文９ページの被告の主張に対して判断）
　したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
(3) 小括
　以上によると，第３の１(1)及び(2)記載の原告の主張を採用することはできず，それを前提とする同(3)記載の原告の主張も採用することはできないから，取消事由１には，理由がない。
 
３ 取消事由２について
　本件発明７と前記(1)イ認定の甲１発明とを対比すると，前記第２の３(2)のとおり，審決認定の【一致点】の点で一致し，次の【相違点】の点で相違する。
この点において，当事者間に争いはない。
【相違点】
［相違点１］
　植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料について，本件発明７が「全ジオール残基中式（１）で表されるジオール残基が１５～１００モル％を占め，樹脂０．７g を塩化メチレン１００ml に溶解した溶液の２０℃における比粘度が０．１４～０．５０のポリカーボネート」であるのに対し，甲１発明は「ジヒドロキシ化合物に由来する構造単位の含有割合として，好ましくは３５モル％以上，９０モル％以下」のポリカーボネートであるものの，比粘度については特定されていない点。
［相違点２］
　熱可塑性樹脂材料のポリカーボネート樹脂について，本件発明７が「粘度平均分子量で表して１３，０００～４０，０００のポリカーボネート樹脂」であるのに対し，甲１発明は粘度平均分子量が「８，０００以上，３０，０００以下，好ましくは１０，０００以上，２５，０００以下の範囲」の芳香族ポリカーボネート樹脂である点。
［相違点３］
　印刷層について，本件発明７が「印刷層のバインダー樹脂がポリウレタン系樹脂，ビニル系樹脂，ポリアミド系樹脂，ポリエステル系樹脂，アクリル系樹脂，ポリビニルアセタール系樹脂，ポリエステルウレタン系樹脂，セルロースエステル系樹脂，アルキド系樹脂または熱可塑性エラストマー系樹脂であり」，「印刷層の厚みが０．０１～１００μm」であるのに対し，甲１発明は「印刷層に用いられる印刷用インクは，アクリル系樹脂やウレタン系樹脂を含むものの，印刷層の厚みについては特定されていない点。
 
(3) 相違点の判断
ア 相違点１の判断について
樹脂材料をフィルム等に成形するに当たって，所期の機械強度と成形性を得るために，分子量に関連する物性である「比粘度（還元粘度）」が好適な値（範囲）である高分子材料を用いることは，本件出願当時の技術常識であったものと認められる。
　そして，本件発明７において特定される比粘度「０．１４～０．５０」という値は，植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料の比粘度として知られているものであり（甲８【００２１】，【００２４】，【００２５】），これを上記範囲とすることによって，上記の認定したものとは異なる新たな効果を奏することを認めるに足りる証拠はない。
　したがって，本件発明７において，植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料について，その比粘度を相違点１に係る値としたことは，甲１発明との実質的な相違点とはいえない。
 
イ 相違点２の判断について
(ｱ) 本件発明７においては，熱可塑性樹脂材料のポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量について，「分子量が１３，０００より低いと多層フィルムとして脆くなり，また４０，０００より高いとその溶融粘度が高くなりすぎて溶融製膜が困難となるため好ましくない」（本件明細書【００６３】）とされており，実施例では，粘度平均分子量２３，７００のポリカーボネート樹脂が使用されている（本件明細書【０１２６】）。
　他方，甲１発明では，「力学特性と成形加工性のバランスから，通常，８，０００以上，３０，０００以下，好ましくは１０，０００以上，２５，０００以下の範囲である。」（甲１【００５８】）とされているところ，実施例で使用されている樹脂Ｂ－１（三菱エンジニアリングプラスチックス社製，「ユーピロンＳ３０００」）（甲１【００８８】）の粘度平均分子量を特定するに足りる証拠はない。
　そうすると，本件発明７及び甲１発明において，熱可塑性樹脂のポリカーボネート樹脂層の粘度平均分子量について，範囲を特定することの技術的な意味は，いずれも強度及び成形性という点で共通しており，本件発明７における粘度平均分子量の範囲の上限及び下限は，先願発明のそれと相違するものの，その範囲の多くの部分において重複しているといえる。
(ｲ) そして，本件発明７において粘度平均分子量を特定することによる効果が，強度及び成形性の両立であって，これを特定の値にすることによる強度及び成形性の程度は，前記ア(ｱ)のとおり，当業者が予測可能なものであると考えられる。
　また，本件明細書の記載中には，粘度平均分子量の上限及び下限を本件発明７に係る値とすることで，上記の認定したものとは異なる新たな効果を奏することを認めるに足りる記載はなく，他にこれを認めるに足りる証拠もない。
(ｳ) したがって，本件発明７において，熱可塑性樹脂材料のポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量を相違点２に係る値としたことは，甲１発明との実質的な相違点とはいえない。
 
ウ 相違点３の判断について
(ｱ) 本件発明７における印刷層は，加飾層の一種であり，ベースフィルムの少なくとも片面に積層することができるものであって，印刷の方法，着色剤などについて，各種形態を取り得る（本件明細書【００９７】～【０１０１】）。甲１発明における印刷層は，印刷層を設けるか否か，印刷の方法，インクなど，当業者が適宜選択し得るものであって，加飾層として設けられているものと認められる（甲１【００７３】～【００７５】）。
(ｲ)ａ 甲３（特開２００６－８２５３９号公報）【００１７】には，積層フィルムにおける印刷層である「インク受容層」の厚さを「１～２０μm」とすること，甲４（特開２００２－１８８９３号公報）【００３７】には，積層フィルムにおける印刷層である「絵柄層」の厚さを「０．１～２０μm」とすること，甲５（特開２０１０－８２８７２号公報）【００１４】には，積層フィルムにおける「印刷層」の厚さを通常は「１～２０μm」程度とすることが，それぞれ記載されており，本件発明７における印刷層の厚さの範囲である「０．０１～１００μm｣は，上記の甲３～５の印刷層の厚みを包含する。
ｂ また，本件明細書【０１０１】には，「加飾層として印刷層を形成した場合，加飾層の厚みの範囲は，本発明の効果を阻害しない限り限定されないが，成形性の観点から０．０１～１００μm が好ましい。」と記載されているのであって，印刷層の厚さの上限及び下限を本件発明７に係る値とすることが成形性の観点から好ましい旨記載されているにとどまっており，印刷層の厚さの上限及び下限を本件発明７に係る値とすることによって他に新たな効果を奏することを認めるに足りる記載はなく，他にこれを認めるに足りる証拠もない。
(ｳ) したがって，本件発明７において，印刷層の厚さを相違点３に係る値としたことは，甲１発明との実質的な相違点とはいえない。
 
エ 小括
　以上によると，本件発明７と甲１発明との相違点１～３は，いずれも，求められる成形性や機械強度を満たす積層フィルムを得るための具体化手段における微差にすぎないものであり，他の新たな効果を奏するとは認められないから，本件発明７と甲１発明は，実質的に同一である。
 
オ 原告の主張について
(ｱ)ａ 原告は，相違点１の判断につき，①先願（甲１）の明細書には，比粘度に関する記載はないこと，②甲６～８に記載された発明は，樹脂を製膜して積層体を形成する発明ではないことから，本件発明７とは異なる旨主張する。
　しかし，本件発明のベースフィルムに用いるポリカーボネート樹脂には，芳香族ポリカーボネート樹脂が含まれる（本件明細書【００２１】）ところ，先願（甲１）の明細書において，芳香族ポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量が，力学特性と成形加工性のバランスから，通常，特定の範囲とされること，芳香族ポリカーボネート樹脂の還元粘度は，通常特定の範囲とされることが記載されており（【００５８】），前記ア(ｲ)ｂのとおり，還元粘度と比粘度は互いに換算することができるものであるから，原告の上記①の主張は前提を欠く。
　また，甲８には，「本発明の光学用フィルムは１枚単独で用いてもよいし，２枚以上積層して用いてもよい。また他の素材から成る光学用フィルムと組み合わせてもよい。」（【０１１１】）との記載があり，積層フィルムとして用いられることも前提とされている。
樹脂を製膜して積層体を形成し，フィルムとして使用する場合，当業者が，当該フィルムの力学特性及び成形加工性のバランスをとるという必要性から，積層体を構成する樹脂の粘度を考慮しないとは考え難く，この樹脂の粘度を表す一つの指標が比粘度であるといえるから，原告の上記主張は，採用することができない。
ｂ 原告は，相違点１の判断につき，樹脂の比粘度が考慮されるとしても，その数値範囲は，０．１４～０．５に特定されるとまではいえない旨を主張する。
　確かに，甲８【００２１】においては，ポリカーボネート樹脂の比粘度を「０．１４～０．５」とすることが好ましい旨記載されているのであって，この範囲に特定することが必須である旨が記載されているわけではないが，甲８【００２１】には，上記以外の数値では，当該ポリカーボネート樹脂組成物より得られた成形品に十分な機械強度を持たせることが困難になったり，成形に必要な流動性を有する溶解温度が分解温度より高くなってしまう旨も記載されている。
　そうすると，上記以外の数値の比粘度の樹脂による積層フィルムが存在するとしても，所期の機械強度と成形性を得るために，本件発明７におけるポリカーボネート樹脂材料の比粘度を相違点１に係る値とすることが，甲１発明との実質的な相違点とはいえないという結論を左右するものではない。
(ｲ) 原告は，相違点２の判断につき，①ポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量の上限及び下限が相違することによって，新たな効果を奏しないといえるものではない，②樹脂の粘度平均分子量の数値範囲は，１３，０００～４０，０００に特定されるとまではいえない旨主張する。
　しかし，前記イのとおりであって，原告の上記主張は採用することができない。
(ｳ) 原告は，相違点３につき，印刷層の厚みとして０．０１～１００μmが一般的であるとはいえない旨主張する。
　しかし，前記ウのとおりであって，原告の上記主張は採用することができない。
(ｴ) 原告は，本件発明７は，少なくともＡ層，Ｂ層及び印刷層を有する多層フィルムであるところ，各層の材料や厚みのパラメータが規定されることにより，各層が組み合わされて，耐薬品性，吸水率，成形加工性，靭性に優れたものにできるという新たな効果が発現する旨主張する。
　しかし，前記ア～ウのとおり，本件発明７と甲１発明との相違点１～３は，いずれも，求められる成形性や機械強度を満たす積層フィルムを得るための具体的手段における微差にすぎないものであり，他の新たな効果を奏するものとは認められず，本件発明７と甲１発明は，実質的に同一である。
　なお，原告は，ここでいう「成形加工性」とは，「押出し等によって多層フィルムを成形する場合の成形加工性」であると主張しており，その内容は，「成形性」の範疇に含まれるものであるといえる。また，弁論の全趣旨によると，「靭性」は，技術上，「機械強度」に包含される物性であるといえる。さらに，本願発明７の「耐薬品性」又は「吸水率」が，甲１発明のそれと異なると認めるに足りる証拠もない。
　したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
第６ 結論
　以上によると，取消事由１及び２は，いずれも理由がない。
 
【所感】
　判決は妥当と考える。本件では、請求項１を訂正によって請求項１と請求項７に分け、請求項７に対して数値範囲を追加する訂正をしている。訂正後の発明は、先願明細書等に記載された発明と比較すると、粘度平均分子量の数値限定の範囲がズレているが、一部重複している範囲があり、その重複する範囲では同一である。また、比粘度や厚さの限定がある点で相違するが、比粘度や厚さは、実施される場合には、必ずいずれかの値で実施される。したがって、この値が、周知文献からみて常識的な値でない場合や特異な効果が得られる場合はともかく、そうでない場合には、新たな構成や効果を奏しないのだから、実質的に同一であるとしても問題は無い。また、原告は、「各層の材料や厚みのパラメータが規定されることにより，各層が組み合わされて，耐薬品性，吸水率，成形加工性，靭性に優れたものにできるという新たな効果が発現する」とすると主張しているが、訂正後の値がどの値の場合と比較して優れているか主張されておらず、主張に無理があると思われる。２９条の２違反は、出願前には判断できず、指摘がされた後、検討することになるが、数値限定で回避することは、新たな効果を主張する上で無理があるので、新たな効果を主張できる新たな構成要件を付加すべきだったと思われる。