振動発生装置事件

事案の内容

（1）本件は、拒絶査定不服審判において、審判請求と同時にした補正が却下された上で、請求不成立の審決がなされたことに対し、これを不服とする原告が、その取消を求めた事案である。

（2）経緯：
(1)出願（請求項の数９）
(2)第１回補正（補正後の請求項の数９）
(3)最初の拒絶理由通知（進歩性違反）
(4)第２回補正（補正後の請求項の数１、明細書・図面の全体を差し替え）
(5)最後の拒絶理由通知（新規事項の追加、進歩性違反、記載不備）
(6)第３回補正（補正後の請求項の数１、明細書・図面の全体を差し替え）
(7)補正却下の決定の上、拒絶査定
(8)審判請求、第４回補正（補正後の請求項の数３）
審決の結論：補正却下の上、請求不成立審決

（3）審決の内容
《1》補正却下の判断：
第４回補正は、第２回補正による特許請求の範囲の請求項の数を１項から３項に増加させるものであり、その補正の目的が、特許法１７条の２第４項各号のいずれにも該当しない。
《2》拒絶理由の妥当性の判断：
第２回補正は新規事項の追加に該当し、かつ、補正後の特許請求の範囲には記載不備がある。

（４）第２回補正後の特許請求の範囲
［請求項１］
胴体部の両側にシャフトを突出した振動モーターの両端に偏重心の分銅を備え、該分銅は振動モーター胴体部の中心点を中心とし、その両側のシャフトに略対称に取り付けた振動発生器において、発生する振動幅の設定は、該胴体部と分銅間の該間隔を変えて、発生する振動の大きさを決めて、該分銅の取り付け位置を設定し、又、その間隔は軸方向の幅の二分の一以上とする事を特徴とする振動発生装置。
（下線部は、新規事項の追加および記載不備を指摘された箇所を示す。）

（5）裁判所の判断
１．補正却下の判断について
裁判所では、まず、「手続補正の効果は，その手続補正を行う時点の記載事項を変更するもの」であると認定した。そして、「第３回補正は，第４回補正を行う以前に却下されているのであるから，第４回補正は，第３回補正を行う時点の特許請求の範囲の記載，すなわち，第２回補正による特許請求の範囲の記載を変更したものといわざるを得ない」とし、「第４回補正は，第２回補正により１項の請求項とされた特許請求の範囲を，３項の請求項を含む特許請求の範囲に変更するもの」であり、「１７条の２第４項１号（請求項の削除），２号（特許請求の範囲の減縮），３号（誤記の訂正）及び４号（明りょうでない記載の釈明）のいずれの事項にも該当しない」と判示した。
また、原告の「第２回補正は，拒絶理由通知により補正要件の違反を指摘されており、補正の基礎となるものではない」との主張に対しては、以下のように判示した。即ち、第２回補正は最初の拒絶理由通知に対するものであり、その補正が法１７条の２第３項に規定する要件（新規事項追加の禁止）を満たしていないことは拒絶理由には該当するが（法４９条１号）、決定をもって補正を却下しなければならない事由には当たらない（法５３条１項）。補正が却下されていない以上、第２回補正が存在しないものとして扱われることはないため、第２回補正を、それ以降の補正の基礎とすることが違法であるとはいえない。
２．法３６条第６項第１号及び第２号違反について
裁判所は、「軸方向の幅」が何の「軸方向の幅」を意味しているのか明確であるとはいえず、本件明細書の発明の詳細な説明や図面に「軸方向の幅」に関して参酌すべき記載もないとして、審決を支持した。なお、原告は、「軸方向の幅」について、出願当初の明細書の図１（ｃ２）の記載を根拠として、「分銅の軸方向の幅」である旨を主張していた。しかし、これに対して裁判所は、第２回補正において特許請求の範囲の全文、明細書の全文、図面の全図が変更されており、出願当初の明細書の内容は参酌できず、第２回補正に係る明細書、図面に参酌すべき記載もない、と判示した。
３．法１７条の２第３項違反について
裁判所は、当初明細書等には、胴体部と分銅間の間隔が何の軸方向の幅であるか特定する記載があるとはいえず、この間隔が何らかの物の軸方向の幅の２分の１以上であることを特定する記載があるとはいえないとし、審決の判断に誤りはないとした。

【解説】

本件では、審判においても、裁判所においても、条文に則った至極妥当な判断がなされたと言える。しかし、本件は、拒絶理由通知において不適法な補正であると認定された補正と、決定によって却下された補正との効果の差を、あらためて確認することができた事例であるとも言える。
以上