中国特許実務における“技術常識・慣用技術”判断への対応

事案の内容

１．はじめに

　審査意見通知書において、例えば、「請求項１と引用文献１との相違点は技術常識に過ぎない」と認定され、なおかつ、その技術常識を示す証拠が提示されない場合がある。このような認定に対する好ましい対応について紹介する。

２．挙証責任

審査指南第二部分「実体審査」第八章「実体審査手順」４．１０．２．２「審査意見通知書の主文」の（４）には、「審査官が審査意見通知書に引用した該分野の公知の常識は確実なものでなければならず、出願人が審査官に引用された公知の常識に対して異議を有している場合、審査官は理由を説明し、又は該当する証拠を提供して証明しなければならない。」と規定されている。　⇒　このように、審査段階において、「技術常識」との認定に対して出願人が異議を有している場合、審査官は挙証責任を負う。

なお、無効審判に関し、審査指南第四部分「復審と無効請求の審査」第八章「無効宣告の処理手続における証拠問題の規定」４．３．３「公知の常識」には、「ある技術手段が当分野における公知の常識であると主張する当事者は、その主張に対して、証拠を提出する責任がある。」と規定されている。　⇒　無効審判において、例えば、請求人が「特許発明と引用文献との差は技術常識に過ぎず、進歩性を有しない」と主張する場合には、その「技術常識」との主張について、請求人は挙証責任を負う。

３．好ましい対応

上述のような証拠を挙げずに「技術常識に過ぎない」との審査官の認定に対して、その認定を疑問視する場合には、意見書において挙証を求めることが好ましいと思われる。

なお、審査意見通知書において書証を挙げないまでも技術常識であることを十分に説明している場合において、単に「技術常識を示す証拠を提示せよ」との反論のみを行なうと、いきなり拒絶査定が通知される場合があるので注意を要する。

また、挙証を求めることに加えて、その技術常識に過ぎないと認定された点に関して、有益な技術的効果があれば、それを主張することが好ましいと思われる。