最高裁判決を踏まえたプロダクト・バイ・プロセス・クレームに対する対応方針

最高裁判決を踏まえたプロダクト・バイ・プロセス・クレームに対する対応方針

特許業務法人　明成国際特許事務所

１．はじめに

2015年6月5日に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関するプラバスタチンナトリウム事件最高裁判決（平成24年（受）第1204号、平成24年（受）第2658号）がありました。最高裁判決の主なポイントの１つは、『物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において，当該特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは，出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか，又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。』という点にあります。つまり、今回の最高裁判決によれば、今後、物のクレームに製造方法的記載が存在するだけで、不明確と認定され、無効とされる場合が生じ得ます。

そこで、製造方法的記載を含むクレームについて、弊所における今後の対応方針を以下のようにまとめました。貴社でのご検討にご利用頂けましたら幸いです。

なお、今回の最高裁判決を受け、特許庁が7月6日に「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取り扱いについて」（以下、「特許庁方針」と呼ぶ）という書面を発表しました。本書では、当該特許庁方針についても併せて検討します（審査基準については、2015年10月上旬に全面改訂される予定です）。

 

２．製造方法的記載の例

本書における「製造方法的記載」とは、以下の例１～７のような記載を言います。また、本書における「製造方法的記載」とは、特許庁方針の別紙１における類型（１－１）～（１－３）[※1]および類型（２）[※2]をすべて含むものを言います。

＜例１＞ライナーの外表面に繊維を巻くことによって形成されている補強層

＜例２＞エッチング加工された面

＜例３＞金型を用いてゴム成形材料から型成形されたゴム成形体

＜例４＞ロウ付けまたはホットプレスにより一体に接合された層

＜例５＞レーザー溶接によって母材に接合された部材

＜例６＞熱収縮によって管部材の外表面に緊着している被覆部材

＜例７＞貴金属チップと電極母材とが溶融することによって形成された溶融部

 

３．弊所が推奨する対応方針
（３－１）新規案件について

今回の最高裁判決を受け、新規案件については、今後、以下のような方針でクレームを作成することを提案致します。

①製造方法的記載を含む物のクレームは原則として作成しない

②製造方法的記載を含む物のクレーム案が存在する場合には、その代わりに製造方法のクレームを作成する

（３－２）既出願案件について

既に出願された案件については、審査請求時あるいは拒絶応答時に以下のフローに従って、補正を行うことを提案致します。

 

 

①まず、製造方法的記載の削除が、新規事項追加およびサポート要件違反に該当する可能性が高いか否かを判断する。新規事項追加およびサポート要件違反のどちらかに該当する可能性が高い場合を除き、その製造方法的記載を削除する。新規事項追加およびサポート要件違反の判断基準は下記（４－３）参照。

②　①でYesの場合、その製造方法的記載が明確性要件違反に該当する可能性が高いか否かを判断する。該当しない可能性が高ければ、その製造方法的記載をそのまま維持する。特許庁方針の類型（２）に該当すれば、特許庁の審査においては明確性要件違反に該当しない可能性が高い。明確性要件違反の判断基準は下記（４－２）参照。

③　②でYesの場合、その製造方法的記載を含むクレームを削除して、製造方法クレームを追加する。

①において、「どちらかに該当する可能性が高い場合を除き、その製造方法的記載を削除」としたのは、新規事項追加やサポート要件違反に該当するか否かの判断が難しい場合には、製造方法的記載を削除しておいた方が、仮に権利を取得できた場合に、権利化後に有利に働くと考えられるためです（下記（４－４）で解説）。[※3]

また、特許庁方針の類型（２）に該当する場合であっても、無効審判や侵害訴訟において不明確と判断される可能性もあり得るため、上記フローでは、②による判断よりも先に①の判断を行うことによって、製造方法的記載の維持よりも削除が優先して行われるようにしています。

 

４．上記対応方針の解説

（４－１）最高裁判決から検討すべき事項

製造方法的記載を含む物のクレームとしては、例えば、上記＜例５＞のように、「レーザー溶接によって母材に接合された部材」があります。製造方法的記載をやめる最も簡単な補正方法は、単にその製造方法的記載（「レーザー溶接によって」）を削除することです。

しかし、単にその製造方法的記載を削除する補正は、その製造方法的記載に限定されない物にクレームの範囲を拡張することになるので、新規事項追加、又は、サポート要件違反に相当する、という無効理由を無効審判や侵害訴訟において相手方から主張される可能性があります。

そこで、以下の点を検討する必要があると思われます。

①プラバスタチンナトリウム最高裁判決の判旨に従うと、どのような製造方法的記載が明確性要件違反とされる可能性が高く、逆に、どのような製造方法的記載であれば明確性要件違反とされる可能性が低いのか？

②製造方法的記載の削除が、どのような場合に新規事項追加（又はサポート要件違反）となる可能性が高く、逆に、どのような場合には新規事項追加（又はサポート要件違反）とならない可能性が高いのか？

③製造方法的記載を残したまま特許を得た場合と、削除して特許を得た場合とで、どちらが有利か？

以下では、これらの３点について、順次検討します。

 

（４－２）明確性要件違反とされない製造方法的記載について

プラバスタチンナトリウム最高裁判決において、製造方法的記載が明確性要件違反となる理由として、以下の２つが挙げられています。

①『物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において，その製造方法が記載されていると，一般的には，当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか，又は物の発明であってもその特許発明の技術的範囲を当該製造方法により製造された物に限定しているのかが不明であり，特許請求の範囲等の記載を読む者において，当該発明の内容を明確に理解することができず，権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うことになり，適当ではない。』

②『物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法を記載することを一切認めないとすべきではなく，上記のような事情がある場合には，当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物として特許発明の技術的範囲を確定しても，第三者の利益を不当に害することがないというべきである。』

最高裁判決の上記①，②を考慮すれば、製造方法的記載が明確性要件違反とされる理由は、ア）その製造方法的記載が物のどのような構造若しくは特性を表しているのか不明であり、又は、イ）その製造方法により製造されたものに限定しているのかかが不明であるため、第三者が発明の内容を明確に理解することができず、第三者に不測の不利益を与えるからです。

一方、今回の最高裁判決において、上記イ）については、『物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても，その特許発明の技術的範囲は，当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。』として、物同一説を採用すべき旨が判示されています。

そうであれば、上記ア）に関して、その製造方法的記載が物のどのような構造若しくは特性を表しているのかが十分に明確であれば、仮に製造方法的記載があっても明確性要件を満たすと判断される可能性があるものと考えられます。特許庁方針においても、その類型（２）によれば、単に状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎない場合には、製造方法が記載されている場合に該当しないとされています。

これらの点を考慮すると、「２．製造方法的記載の例」に挙げた例のうち、例えば、例１や例７は、物の構造を十分に表していると考えられ、裁判所においては、明確性要件を満たすと判断される可能性が高いと考えられます。しかし、これらの例１，７は、特許庁方針の類型（１－１）に該当するとも考えられ、特許庁において拒絶される可能性も否めません。

また、他の例２～６は、製造方法的記載が物の構造や特性を表しているとは言えず、裁判所においては明確性要件を満たさないと判断される可能性が高いものと思われます。また、これらの例２～６は、特許庁方針の類型（１－２）に該当すると考えられ、特許庁においても拒絶される可能性が高いものと言えます。

そこで、例１～７について、特許庁方針を踏まえた、弊所としての修正案を以下に示します。なお、以下の修正案は、新規出願におけるクレームの修正を想定しています。

 

＜例１＞ライナーの外表面に繊維を巻くことによって形成されている補強層

→修正案：ライナーの外表面に巻かれた繊維により形成されている補強層

＜例２＞エッチング加工された面

→修正案：製造方法クレームに変更する。

＜例３＞金型を用いてゴム成形材料から型成形されたゴム成形体

→修正案：金型を用いてゴム成形材料を用いて形成されたゴム成形体

＜例４＞ロウ付けまたはホットプレスにより一体に接合された層

→修正案：ロウ付けまたはホットプレスにより一体に接合された層

＜例５＞レーザー溶接によって母材に接合された部材

→修正案：レーザー溶接によって母材に接合された部材

＜例６＞熱収縮によって管部材の外表面に緊着している被覆部材

→修正案：熱収縮によって管部材の外表面に緊着している被覆部材

＜例７＞貴金属チップと電極母材とが溶融することによって形成された溶融部

→修正案：貴金属チップと電極母材とが溶融した溶融部

 

（４－３）新規事項追加及びサポート要件違反の判断基準について

Ａ．新規事項追加の判断基準

ソルダーレジスト大合議判決（H18（行ケ）10563）によれば、新規事項追加に該当するか否かの判断基準は、「補正が、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるか否か」というものです。

また、新規事項追加に関して最近判断された揺動型遊星歯車装置事件（H25（行ケ）10330）では、「内歯揺動型内接噛合遊星歯車装置」を「揺動型遊星歯車装置」とする補正することによって「外歯揺動型遊星歯車装置」も含むものに補正された特許発明に関して、知財高裁は、『内歯揺動型と外歯揺動型との間には，両者で異なる技術も存在すれば，両者に共通する技術も存在すると認められる。したがって，本件補正が外歯揺動型遊星歯車装置を含めることになるからといって，そのことから直ちに本件補正が新たな技術的事項を導入するとまでいうことはできない。そこで，本件補正前発明で開示されている技術が，内歯揺動型遊星歯車装置と外歯揺動型遊星歯車装置において共通する技術であるか否かについて具体的に検討する。』と説明した上で本件明細書の内容を精査し、『このようなかけ離れた位置にある伝動外歯歯車を出力軸に軸受を介して支持する構成については，当業者であっても明らかではないから，本件技術を外歯揺動型遊星歯車装置に直ちに適用できるということはできない。』という理由により、上記補正が新規事項追加に該当するものと判示しています。

これらの判決例を考慮すると、製造方法的記載を含む物のクレームに関して、仮にその製造方法的記載以外の方法で製造することが明細書中に記載されていない場合にも、その製造方法的記載に限定されない物に本発明を適用できることが明細書等から当業者に明らかである場合には、その製造方法的記載を削除する補正は新規事項追加には該当しないものと思われます。

 

Ｂ．サポート要件の判断基準

偏光フィルム大合議判決（H17（行ケ）10042）によれば、サポート要件の判断基準は、「特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か」というものです。

従って、製造方法的記載を含む物のクレームに関して、仮にその製造方法的記載以外の方法で製造することが明細書中に記載されていない場合にも、その製造方法的記載に限定されない構成によって発明の課題が解決できることが当業者が認識できる場合には、その製造方法的記載を削除する補正がなされたクレームは、サポート要件を満足するものと思われます。

 

（４－４）製造方法的記載を残したまま特許を得るか否かについて

製造方法的記載を含む状態で特許が得られた場合と、製造方法的記載を削除した状態で特許が得られた場合とで、無効を主張されたときに、どちらの状態が有利かを以下検討します。

 

①製造方法的記載を含む状態で特許が得られた場合

製造方法的記載を含む状態で特許が得られた場合には、例え、特許庁方針の類型（２）に該当する場合であっても、無効審判あるいは侵害訴訟において、製造方法的記載が明確性要件違反と主張される可能性があります。

この場合、反論ベースで一旦負けてしまうと、その後、訂正によって製造方法的記載を削除することは、特許請求の範囲の拡張に該当するおそれがあり困難です。そのため、特許の訂正により無効理由を解消するためには製造方法的記載を物の構造と特性に限定する訂正を検討する必要がありますが、多くの場合、明細書にそのような事項は記載されていません。つまり、製造方法的記載を含む状態で特許を得た場合には、無効審判等で無効と認定された後に訂正を行うことが極めて困難です。

 

②製造方法的記載を削除した状態で特許が得られた場合

製造方法的記載を削除した状態で特許が得られた場合には、無効審判あるいは侵害訴訟において、新規事項追加又はサポート要件違反と主張される可能性が高いものと思われます。

この場合、反論ベースで一旦負けたとしても、出願当初の製造方法的記載を追加する訂正を行えば、無効理由を解消できる可能性があります。但し、この訂正が成功するのは、その製造方法的記載により得られる物の構造が十分に明確である場合に限られます。

相手側は、当然その訂正について明確性要件違反を主張してくると予想されますが、少なくとも無効理由の有無を争う機会が１回増えるので、成功(特許維持）の可能性もその分だけ高まることが期待できます。

以上より、特許後の無効審判あるいは侵害訴訟を考慮すると、製造方法的記載を削除した状態で特許を得られた方が、製造方法的記載を残したまま特許を得るよりも、権利者には有利であると思われます。

上記の検討から、弊所の対応方針を３．にまとめたものとしました。

 

５．まとめ

以上、ご説明させて頂きましたように、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、今後、新規明細書の作成、中間処理、権利化後、のいずれの段階であっても、その対策が極めて重要な事項となります。弊所としての現在の判断・提案は上記の通りですが、弊所としましては、今後とも、製造方法に特徴のある案件や、製造方法的記載を含む案件について、その都度、よりよいご提案ができるよう、特許庁の方針や裁判例の動向を注視していきます。

本書について、ご不明な点やご質問等ございましたら、いつでも弊所の技術担当者までご連絡下さい。